Ny Høyesterettsdom: Hva kan kunden gjøre uten å spørre deg?

Har du en avtale med en kunde eller en leverandør som produserer noe eksklusivt for deg? Da bør du lese videre. En ny dom fra Høyesterett slår fast at kunden din kan begynne å selge et kopiprodukt til dine konkurrenter – helt uten å si fra til deg – med mindre avtalen din eksplisitt forbyr det.

Hva skjedde i denne saken?

Det norske selskapet Isola produserte et spesialisert gulvprodukt og solgte det eksklusivt til det tyske selskapet Dural, som videresolgte det under sitt eget varemerke. Samarbeidet hadde pågått i mange år, og Isola var Durals eneste leverandør av denne typen produkt.

I 2019 tok Dural kontakt med en italiensk produsent og ba dem lage en kopi av Isolas produkt – så lik som mulig. Dette holdt Dural hemmelig, med eget internt kodenavn. Fra 2020 kjøpte Dural det kopierte produktet fra den italienske produsenten og solgte det til sine kunder under nøyaktig samme varemerke som Isolas produkt. Kundene fikk ikke vite at de nå fikk en kopi fra en annen fabrikk.

Da Isola fant ut av det, hevet de avtalen og krevde erstatning. Isola mente Dural hadde opptrådt illojalt og brutt avtalen. Dural på sin side mente de ikke hadde gjort noe galt – og krevde erstatning for den urettmessige hevingen.

• Les også:  Registrer varemerket ditt før noen andre gjør det

• Les også: Hvorfor registrere et varemerke?

Hvorfor tapte Isola og hva betyr det for dere?

Isola tapte primært fordi leveringsavtalen ikke inneholdt noen klausul som hindret Dural i å kjøpe tilsvarende produkter fra andre leverandører. Isola hadde i avtalen forpliktet seg til ikke å selge til andre – men hadde glemt å stille samme krav tilbake til Dural.

Isola prøvde å argumentere for at en slik plikt likevel fulgte av den alminnelige lojalitetsplikten som gjelder mellom avtaleparter. Høyesterett var ikke enig. Retten slo fast at lojalitetsplikten kan fylle hull i en avtale, men den kan ikke brukes til å snu opp ned på det partene faktisk ble enige om.

Høyesterett bekreftet også noe som er ubehagelig for mange produsenter å høre: Siden Isolas produkt ikke var beskyttet av patent eller annen immateriellrettslig beskyttelse, og var fritt tilgjengelig i markedet, måtte  Isola forvente kopiering. At Dural ba en konkurrent kopiere produktet og deretter solgte kopien under sitt eget varemerke, var ikke i seg selv et brudd på lojalitetsplikten.

Dette kan også vise viktigheten av å ha kontroll på egne varemerker. Skaden hadde nok ikke vært like stor for Isola om de hadde et eget varemerke for de aktuelle gulvplatene. Slik saken var, skadet de dårlige kopiene Isolas goodwill, da de i industrien var kjent som produsent av gulplatene.

Tre viktige lærdommer for deg som selskap

1. Uten en eksklusivitetsklausul i avtalene kan leverandøren eller kunden din jobbe sammen med konkurrentene deres

Hvis du har en avtale der leverandøren din produserer noe «for deg», er ikke det det samme som at leverandøren er bundet til deg. Med mindre avtalen eksplisitt sier at leverandøren ikke kan levere tilsvarende produkter til andre, står leverandøren fritt til å gjøre akkurat det. Det samme gjelder for kunder, hvis ikke kunden er bundet til å bruke deg, så står kunden fritt til å bruke andre også.

Vil du ha eksklusivitet? Da må det stå i avtalen. En muntlig forståelse, lang samarbeidshistorikk eller at dere har jobbet tett i mange år, er gjerne ikke nok.

2. Hemmeligholdelse er ikke alltid illojalt

Dural holdt hele planleggingsprosessen hemmelig fra Isola i over ett år. Likevel fant Høyesterett at dette ikke brøt lojalitetsplikten. Begrunnelsen var at Dural på det tidspunktet bare hadde en intensjon, ikke en beslutning, om å bytte til en ny leverandør, og at Durals volumforpliktelse overfor Isola lå fast.

Retten slo fast at kommersielle parter må ha handlingsrom til å gjøre egne strategiske vurderinger uten å måtte varsle motparten med en gang. En informasjonsplikt inntrer først når en endring av reell betydning for den andre parten er gjennomført eller besluttet.

Konsekvensen for deg: du kan ikke regne med å bli varslet på forhånd om at din leverandør er i ferd med å etablere en alternativ kunde eller konkurrerende leverandørkanal. Varslingsplikter må avtales eksplisitt.

3. Produktene dine er sårbare uten immateriellrettslig beskyttelse

Dette er kanskje den viktigste lærdommen fra dommen: Høyesterett la avgjørende vekt på at Isolas produkt ikke var beskyttet av patent eller andre immaterielle rettigheter. Produktet var fritt tilgjengelig i markedet. Dermed var det ingenting i veien for at Dural oversendte det til en konkurrent og ba dem kopiere det.

Har du et produkt som er unikt, enten i form, fremstillingsmetode, design eller merkevare, er immaterialrettslig beskyttelse det sterkeste vernet du kan ha. Kontrakter kan brytes, men et patent, varemerke eller designregistrering gir deg rettigheter som gjelder mot alle, ikke bare mot din avtalepartner.

Kontraktuell vs. immateriellrettslig beskyttelse

Hva bør du gjøre nå?

Denne dommen er en god anledning til å se over avtalene du har i dag. Her er de viktigste punktene å sjekke:

✔ Er det en tydelig eksklusivitetsklausul – og gjelder den begge veier?

✔ Er det en klausul som forbyr partene å kopiere eller videreformidle din teknologi, dine prosesser eller ditt design?

✔ Er det en konfidensialitetsplikt som hindrer leverandøren eller kunden i å dele informasjon om produktet med andre?

✔ Er det regulert hva som skjer med produktkunnskap og utvikling dersom samarbeidet avsluttes?

✔ Er det varslingsplikter – slik at du får vite om vesentlige endringer i leverandørens virksomhet i tide?

⚠ Mangler din avtale én eller flere av disse punktene, er du sårbar.

I tillegg bør du vurdere om produktene, teknologien eller designet ditt er beskyttet med patent, varemerke eller designregistrering. Slik beskyttelse er uavhengig av kontrakten og gjelder mot alle – ikke bare din avtalepartner. Det er ofte raskere og billigere å etablere slik beskyttelse enn de fleste tror.

John Nilsen

Gruppeleder Juridisk, IP rådgiver, Advokat MNA Kontakt

Sjur Sølsnes

IP rådgiver, Advokatfullmektig Sjur har spesielt fokus på varemerkerettigheter og en særlig interesse i opphavsrett. Kontakt